Отказ в регистрации товарного знака — одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются предприниматели при регистрации бренда в Роспатенте. Причиной может стать как само обозначение, так и наличие ранее зарегистрированного или заявленного сходного товарного знака.
При этом предварительный отказ Роспатента не всегда означает, что зарегистрировать обозначение невозможно. Во многих случаях заявитель может представить возражения, предоставить дополнительные аргументы и добиться регистрации.
Юристы Level-Lex помогают предпринимателям и компаниям проверить товарный знак до подачи заявки, оценить возможные основания для отказа и при необходимости подготовить возражения на решение экспертизы.
Разберём основные причины отказа и расскажем, что делать, если Роспатент не согласовал регистрацию.
Основные причины отказа в регистрации товарного знака
Причины, по которым обозначение не может быть зарегистрировано, предусмотрены законодательством о товарных знаках.
На практике наиболее часто проблемы возникают в следующих случаях:
- обозначение не обладает необходимой различительной способностью;
- обозначение является общеупотребительным или описательным;
- товарный знак вводит потребителя в заблуждение;
- используется государственная или официальная символика;
- обозначение противоречит общественным интересам;
- существует сходный ранее зарегистрированный товарный знак;
- имеется более ранняя заявка на сходное обозначение;
- заявленное обозначение нарушает права третьих лиц.
Рассмотрим эти причины подробнее.
1. Товарный знак не обладает различительной способностью
Одна из причин отказа связана с тем, что обозначение не позволяет отличить товары или услуги одного бизнеса от товаров или услуг других компаний.
Например, проблематично зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, которое напрямую описывает характеристики товара или вид деятельности.
Само по себе использование обычного слова не означает автоматический отказ. Значение имеют конкретные товары и услуги, для которых заявляется обозначение.
Поэтому оценивать возможность регистрации необходимо в связи с конкретным перечнем МКТУ.
Можно ли зарегистрировать описательное обозначение?
В некоторых случаях описательное обозначение всё же может получить правовую охрану, если оно приобрело различительную способность в результате использования.
Однако для этого необходимо подтвердить соответствующие обстоятельства и представить доказательства.
Поэтому если название бизнеса является обычным словом или непосредственно описывает товар, перед подачей заявки желательно провести предварительный правовой анализ.
2. Обозначение является общеупотребительным
Отказ возможен, если обозначение представляет собой общеупотребительное наименование товара или услуги соответствующего вида.
Например, нельзя получить исключительное право на обозначение, которое используется в языке как обычное название определённого вида продукции и не позволяет выделить конкретного производителя.
При этом вопрос оценивается применительно к заявленным товарам и услугам.
3. В товарном знаке используются общепринятые символы и термины
Проблемы могут возникнуть, если обозначение состоит из элементов, которые принято использовать для обозначения определённых характеристик товаров или услуг.
Например, речь может идти о символах, терминах и обозначениях, связанных с:
- видом товара;
- качеством;
- количеством;
- назначением;
- свойствами;
- местом производства.
Такие элементы сами по себе не всегда могут стать основой исключительного права одного предпринимателя.
4. Товарный знак вводит потребителей в заблуждение
Роспатент может отказать в регистрации, если обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно:
- производителя товара;
- места производства;
- свойств продукции;
- качества товара;
- характеристик услуги.
Например, использование в названии указания на определённый регион при отсутствии соответствующей связи с этим регионом может вызвать вопросы у экспертизы.
Особенно внимательно оцениваются обозначения, которые создают ложное представление о происхождении или свойствах товара.
5. Используется государственная или официальная символика
Законодательство устанавливает ограничения на использование в товарных знаках некоторых государственных и официальных символов.
В частности, проблемы могут возникнуть при использовании:
- государственных гербов;
- флагов;
- официальных эмблем;
- названий государственных органов;
- официальных символов международных организаций;
- других охраняемых обозначений.
В некоторых случаях использование отдельных элементов возможно при наличии соответствующего разрешения.
6. Обозначение противоречит общественным интересам
Регистрация может быть невозможна, если заявленное обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности или морали.
Поэтому перед подачей заявки необходимо оценивать не только коммерческую привлекательность бренда, но и юридическую допустимость выбранного обозначения.
7. Уже существует похожий товарный знак
Это одна из наиболее распространённых причин отказа.
Если существует более ранний товарный знак, который совпадает или является сходным с заявленным обозначением, Роспатент может отказать в регистрации.
При этом полное совпадение не обязательно.
Экспертиза оценивает, может ли обозначение восприниматься потребителем как связанное с другим правообладателем.
Что значит «сходный до степени смешения»?
Сходство может возникать из-за:
- звучания слов;
- написания;
- смыслового значения;
- визуального восприятия;
- сочетания нескольких элементов.
При сравнении также учитываются товары и услуги, для которых заявлены обозначения.
Поэтому два похожих названия не всегда автоматически конфликтуют. Важно анализировать обозначения в совокупности обстоятельств.
8. Есть более ранняя заявка на похожий товарный знак
Проблемой может стать не только уже зарегистрированный товарный знак.
Если другой заявитель раньше подал заявку на сходное обозначение, его права могут иметь приоритет.
Именно поэтому перед регистрацией нового бренда желательно проводить поиск не только по зарегистрированным товарным знакам, но и по заявкам.
9. Нарушаются права третьих лиц
В отдельных случаях регистрации может препятствовать наличие у другого лица определённых прав.
Например, необходимо учитывать права:
- на фирменные наименования;
- коммерческие обозначения;
- объекты авторского права;
- имена и изображения людей;
- другие охраняемые объекты.
Поэтому проверка должна быть комплексной.
Может ли Роспатент отказать из-за уже зарегистрированного похожего бренда?
Да.
Например, предприниматель хочет зарегистрировать название «Альфа» для определённых товаров, но в соответствующем классе уже существует сходный товарный знак.
В такой ситуации необходимо оценить:
- насколько обозначения похожи;
- какие товары и услуги заявлены;
- являются ли они однородными;
- существует ли вероятность смешения;
- кто имеет более ранний приоритет.
Только после такого анализа можно оценить перспективы регистрации.
Что делать, если Роспатент отказал в регистрации?
Получение отказа не всегда означает окончательную невозможность регистрации.
Если заявитель получил предварительный отказ, необходимо внимательно изучить основания, указанные экспертизой.
Дальше возможны различные варианты действий:
- подготовить мотивированные возражения;
- представить дополнительные документы и доказательства;
- обосновать отсутствие сходства;
- скорректировать позицию по заявке в допустимых пределах;
- при необходимости изменить обозначение и подать новую заявку.
Выбор стратегии зависит от конкретных оснований отказа.
Можно ли оспорить отказ Роспатента?
Да, решение Роспатента может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.
Однако перед подачей возражений необходимо оценить перспективы спора.
Иногда правильная правовая аргументация позволяет преодолеть позицию экспертизы без отказа от выбранного бренда.
В других случаях целесообразнее изменить обозначение или выбрать другую стратегию защиты бренда.
Как избежать отказа в регистрации товарного знака
Полностью исключить риск отказа невозможно, но его можно существенно снизить ещё до подачи заявки.
Рекомендуется:
Провести предварительный поиск
Необходимо проверить не только точное совпадение названия, но и возможные сходные обозначения.
Проверить обозначение на соответствие требованиям закона
Важно оценить, не является ли название описательным, общеупотребительным или вводящим потребителей в заблуждение.
Правильно выбрать классы МКТУ
Нужно определить, какие товары и услуги действительно важны для бизнеса сейчас и в перспективе.
Проверить права третьих лиц
Следует учитывать не только товарные знаки, но и другие объекты интеллектуальной собственности.
Подготовить аргументы заранее
Если потенциальные препятствия обнаружены ещё до подачи заявки, можно заранее определить стратегию их преодоления.
Помощь Level-Lex при отказе в регистрации товарного знака
Level-Lex сопровождает регистрацию товарных знаков и помогает решать вопросы, возникающие при экспертизе Роспатента.
Специалисты могут:
- провести предварительную проверку обозначения;
- оценить вероятность регистрации;
- выявить потенциально сходные товарные знаки;
- проанализировать основания для отказа;
- подготовить ответ на запрос экспертизы;
- подготовить возражения против предварительного отказа;
- оценить перспективы дальнейшего обжалования;
- подобрать альтернативную стратегию регистрации.
Такой подход позволяет принимать решение не после окончательного отказа, а ещё на этапе подготовки заявки.
Итог
Роспатент может отказать в регистрации товарного знака по разным причинам. Наиболее распространённые из них — отсутствие различительной способности, описательный характер обозначения, введение потребителей в заблуждение и наличие более раннего сходного товарного знака.